Inbreuk op merk of toegestane productbeschrijving: over de grenzen van merkbescherming

Een merkhouder kan optreden tegen onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig onrechtmatig gebruik van zijn merk door een derde. Maar als het merk een beschrijvend woord is, wordt het een stuk lastiger dit gebruik te verbieden. Een mooi voorbeeld is de recente rechtszaak van chips fabrikant Kettle tegen fabrikant Intersnacks over het gebruik van de woorden “Kettle cooked” op de chips van Intersnacks. Was hier sprake van merkinbreuk of niet? Advocaat Intellectuele Eigendomsrecht Hidde Reitsma licht de uitspraak toe.

Achtergrond van de zaak: lancering nieuw product Intersnacks

Intersnacks, fabrikant van Chio chips, is voornemens een nieuwe product op te markt te zetten en wil op de verpakking onder de kop “Chips” de woorden “kettle cooked” plaatsen. Fabrikant en merkhouder van het merk KETTLE kan dit niet waarderen en sommeert Intersnacks het gebruik van het teken “Kettle” te staken. Intersnacks geeft geen gehoor aan de sommatie Een schriftelijke aanmaning om binnen een bepaalde termijn een contractuele of wettelijke verplichting na te komen.
» Meer over sommatie sommatie en Kettle start een kort geding om een wereldwijd merkverbod te verkrijgen.

Geen merkbescherming voor beschrijvende tekens

In deze zaak is allereerst van belang dat het Engelse woord “kettle” verwijst naar de friteuse die wordt gebruikt bij de bereiding van chips, meer specifiek bij de “hand cooked” methode. Op zich is “kettle” dus een normaal begrip welke in de chips business vaker wordt gehanteerd. De Voorzieningenrechter overweegt dan ook dat Intersnack gebruik maakt van het teken “Kettle Cooked” om een bepaalde bereidingswijze aan te geven, niet om profijt te trekken van de bekendheid van het chipsmerk Kettle. Een merkhouder kan zich in principe niet verzetten tegen het gebruik van een (met een beschermd merk overeenstemmend) teken om de soort, kwaliteit, bestemming of plaats van herkomst van een product te beschrijven. De vordering van Kettle wordt afgewezen.

Merk pas beschermd na deponering

Voor bescherming van merken (in de Benelux) dien je het merk te deponeren bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.
» Meer over eigendom Eigendom. Op grond van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) heeft een merkhouder het uitsluitend recht een merk te gebruiken. Een merkhouder kan iedere derde die zonder toestemming het merk gebruikt verbieden wanneer het door die derde gebruikte teken gelijk is aan het beschermde merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten. Als het teken niet gelijk is maar er wel erg op lijkt, dan hangt het er vanaf of er bij het publiek verwarring kan ontstaan tussen de twee producten. Ook is het niet toegestaan om een beschermd merk te gebruiken of een teken dat er op lijkt enkel om profijt te trekken uit de merkhouders reputatie.

Uitzonderingen op het exclusieve recht van de merkhouder

Naast de in de uitspraak aangehaalde uitzondering voor beschrijvende tekens kan een merkhouder evenmin optreden tegen gebruik door een derde van diens naam en adres. Ook geldt er een uitzondering voor gebruik van het merk wanneer dit nodig is om de bestemming van een waar of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven. Voor alle uitzonderingen geldt overigens dat het gebruik door de derde wel volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel moet geschieden.