Licentie gebruik handelsnaam door zuster-bv: voorkom problemen!

In het bedrijfsleven komt het dikwijls voor dat zusterondernemingen of nevenvestigingen van dezelfde onderneming allemaal dezelfde naam dragen, wellicht in combinatie met een (verschillende) tweede naam. Maar als een zusteronderneming wordt verkocht en geen deel meer uitmaakt van een concern, welke onderneming is dan bevoegd tot voortzetting van de handelsnaam? Advocaat Intellectueel Eigendomsrecht Hidde Reitsma legt uit hoe het zit aan de hand van een recente uitspraak.

Zusterondernemingen voeren beide handelsnaam TSO

In de zaak die in dit blog als voorbeeld dient lagen de feiten als volgt. De onderneming Technical Support Oosterhout voerde sinds 2000 de handelsnaam TSO. Na oprichting in 2001 voert zusteronderneming TSO Noord ook deze handelsnaam TSO. Ook nadat de twee ondernemingen (door verkoop van Technical Support Oosterhout in 2008) niet meer tot hetzelfde concern behoren en zelfstandig verder gaan, blijven ze beide de aanduiding TSO gebruiken.

Rechthebbende maakt bezwaar tegen voortgezet gebruik

Pas als de activa van TSO Noord in 2010 aan een andere eigenaar wordt overgedragen, maakt Technical Support Oosterhout bezwaar tegen het (voortdurende) gebruik van haar handelsnaam. Dit leidt tot een gerechtelijke procedure waarin Technical Support Oosterhout o.m. vordert dat TSO Noord het gebruik van de afkorting TSO geheel staakt. TSO Noord verzet De gedaagde die door de rechter bij verstek is veroordeeld, kan daar in verzet tegen komen.
» Meer over verzet verzet zich tegen deze intrekking en stelt dat Technical Support Oosterhout misbruik maakt van recht.

Stilzwijgende licentie gebruik handelsnaam

De Rechtbank overweegt dat TSO Noord sinds haar oprichting in 2001 gebruik heeft gemaakt van de afkorting TSO, de handelsnaam van Technical Support Oosterhout. Technical Support Oosterhout heeft voor dit gebruik toestemming gegeven omdat TSO Noord haar zustervennootschap was. Deze toestemming wordt juridisch gezien als een stilzwijgende licentie.

Rechtbank: licentie niet van rechtswege geëindigd

De vraag is vervolgens of deze licentie op enig moment van rechtswege (automatisch) is ophouden te bestaan, zoals Technical Support Oosterhout aanvoert. Dit is niet het geval. Noch uit de wet, noch uit een contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract contract volgt dat de licentie is opgehouden te bestaan zodra TSO Noord niet meer een zustervennootschap van Technical Support Oosterhout is. Bovendien als dit al zo was, had Technical Support Oosterhout eerder moeten en kunnen protesteren tegen voortgezet gebruik.

Opzeggen duurovereenkomst licentie

De rechter concludeert dat TSO Noord ook na de breuk met Technical Support Oosterhout deze licentie had en dus rechtmatig de handelsnaam gebruikte. Mag Technical Support Oosterhout de licentie dan nu opzeggen? De rechtbank meent van niet. De intrekking van de licentie zou zeer nadelige financiële gevolgen hebben voor TSO Noord omdat zij haar naam dan moet wijzigen. Technical Support Oosterhout voert aan dat er door het voortdurende gebruik van de naam TSO verwarringsgevaar zou bestaan. Maar de rechter ziet niet in waarom dat gevaar na de overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht overdracht in 2010 groter is geworden dan na de splitsing van de ondernemingen in 2008. De rechtbank is van oordeel dat Technical Support Oosterhout misbruik maakt van haar bevoegdheid door de licentie (een duurovereenkomst) nu te willen in te trekken. De vordering wordt afgewezen.

AMS bij licenties Intellectueel Eigendom en Handelsnaam

Uit deze uitspraak blijkt maar weer eens hoe belangrijk het is om het gebruik van een handelsnaam door een andere zuster- of dochteronderneming te regelen. Zolang de ondernemingen tot hetzelfde concern behoren is er vaak niets aan de hand. Maar als er onderdelen worden afgesplitst en in handen komen van een andere eigenaar, kan er onduidelijkheid bestaan met betrekking tot het gebruik van de oorspronkelijke handelsnaam, woordmerken of andere intellectuele eigendomsrechten. Het is dus raadzaam om voor ieder gebruik een licentie af te sluiten waarin zaken als voortgezet gebruik na overdracht en splitsing worden geregeld. De IE-specialisten van AMS kunnen u hierbij verder helpen. Neem voor meer informatie contact op met ons kantoor.