Inschrijving merkdepot te kwader trouw of toch rechtmatig?

Er is bijvoorbeeld sprake van merkdepot te kwader trouw als iemand anders het merk dat jij voor jouw onderneming gebruikt, achter jouw rug om officieel inschrijft. Onlangs was hier een soortgelijke rechtszaak over bij de voorzieningenrechter in Den Haag. Advocaat Hidde Reitsma legt uit.

Ventoux3 zoekt samenwerking op met Stophersentumoren

stichting Een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders.
» Meer over stichting Stichting Ventoux3 was opgericht door een paar vrienden voor het goede doel. Het idee: met de racefiets Mont Ventoux beklimmen om geld op te halen voor onderzoek naar hersentumoren. Voor een samenwerking benaderde Ventoux3 de stichting Stophersentumoren.

Stophersentumoren meent dat Ventoux3 onder haar vlag opereert

Het evenement werd een aantal jaar georganiseerd en bleek een succes. In de zomer van 2015 ontstond echter een verschil van inzicht over de vraag van wie nou precies het evenement was. Stichting Stophersentumoren meende namelijk dat Ventoux3 onder haar vlag opereerde en dat (de organisatie van) Ventoux3 haar toekwam.

Beide stichtingen leggen vlak na elkaar merkenrecht vast

Direct nadat dit verschil van inzicht duidelijk werd legde Ventoux3 haar merkrechten vast bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.
» Meer over eigendom Eigendom. Een paar dagen daarna probeerde ook Stophersentumoren de merkrechten vast te leggen van Ventoux3. Aangezien er nu twee registraties waren rees de vraag wie nu recht had op het woord- en beeldmerk. Stophersentumoren stapte hierop naar de voorzieningenrechter en claimde dat Ventoux3 haar merk te kwader trouw had gedeponeerd.

Uitgangspunt bij merkenrecht is het registerstelsel BBIE

In het algemeen gaat het merkenrecht De bescherming die een houder van een merk geniet tegen gebruik van zijn merk door derden.
» Meer over merkenrecht merkenrecht uit van een registerstelsel. Het registerstelsel houdt in dat een merkrecht wordt verkregen door het eerste depot. Dit brengt met zich mee dat Ventoux3 dus eerder dan Stophersentumoren de rechten had gedeponeerd en dus de rechten op de beeld- en woordmerken van Ventoux3 had verkregen. Hierop bestaat echter een uitzondering: als er sprake is van merkdepot te kwader trouw.

Wanneer is er sprake van merkdepot te kwader trouw?

Of er sprake is van merkdepot te kwader trouw moet per apart geval bekeken worden. Hierbij wordt ex art. 2.4 sub f BVIE (onder meer) gekeken naar (i) de wetenschap of een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt waardoor verwarring kan ontstaan, (ii) het oogmerk van de aanvrager om een derde het verdere gebruik van dit teken te beletten en (iii) de omvang van de rechtsbescherming die het teken van een derde en het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, genieten.

Rechter: Ventoux3 heeft merk niet te kwader trouw gedeponeerd

De voorzieningenrechter oordeelde op grond van bovenstaande criteria dat Ventoux3 niet haar merk te kwader trouw had gedeponeerd. Dit kwam doordat duidelijk bleek dat Ventoux3 initiatiefnemer was en juist Stophersentumoren met haar idee benaderde. Daarnaast had Ventoux3 het logo ontworpen, verliep alle sociale media via de organisatie van Ventoux3 (en niet via de organisatie van Stophersentumoren) en bleek Stophersentumoren over het algemeen weinig bij de organisatie van Ventoux3 betrokken te zijn geweest. Al het bovenstaande zorgde er dus voor dat op grond van deze uitspraak Ventoux3 rechthebbende bleef op de door haar gedeponeerde merken bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

AMS Advocaten gespecialiseerd in merkenrecht

Het heimelijk deponeren van een merk om zo een onderhandelingspositie te creëren is iets wat vaker voorkomt. De route die wordt gekozen om hier voor op te komen gaat via het merkdepot te kwader trouw. Krijgt men gelijk en blijkt inderdaad sprake te zijn van merkdepot te kwader trouw, dan moet men niet alleen rekening houden met het eigendom van het desbetreffende merk, maar ook de kostenveroordeling De partij die bij vonnis geheel of grotendeels in het ongelijk wordt gesteld, wordt in beginsel in de kosten veroordeeld.
» Meer over kostenveroordeling kostenveroordeling (op grond van artikel 1019h Rv). AMS advocaten heeft ruime ervaring op het gebied van het merkenrecht.