Merkinbreuk door ongeoorloofde parallelhandel, maar geen volledige proceskostenveroordeling

De Rechtbank Den Haag heeft onlangs geoordeeld dat een supermarkt in Amersfoort inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Marmarabirlik door ongeoorloofde parallelimport. Advocaat intellectueel eigendomsrecht Hidde Reitsma bespreekt de zaak.

Merkrecht

Marmarabirlik produceert en distribueert merkproducten voor zowel de EER-markt alsook voor markten buiten de EER (Europees Economische Ruimte). Zij heeft een uniemerk dat bescherming biedt binnen de Europees Economische Ruimte.

gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde Gedaagde (Omur Markt) verhandeld onder andere merkproducten van Marmarabirlik in Amersfoort. Die merkproducten zijn gekocht in Turkije. Omdat het geen namaak-producten zijn spreekt men van parallelimport.

Parallelimport

Onder parallelimport wordt in dit geval bedoeld de verkoop van niet-namaakproducten die in andere landen zijn (op)gekocht. Dat is in sommige gevallen toegestaan. Men kan zich dan verweren door een beroep op zogeheten uitputting.

Uitputting

Er is sprake van uitputting als de merkhouder met toestemming de merkproducten op de markt heeft gebracht in het gebied waarop het merk ziet. Voor een uniemerk betekent dat bijvoorbeeld dat als de merkhouder een merkproduct in de EER heeft verkocht, die producten in beginsel vrij mogen worden doorverkocht in de EER. De merkrechten in de EER zijn dan uitgeput.

Omur Markt heeft ter zitting erkend dat Marmarabirlikproducten in Turkije zijn gekocht. Turkije maakt echter geen deel uit van de EER. De merkrechten van Marmarabirlik waren daarom nog niet uitgeput in de EER. De toestemming voor verhandeling in de EER ontbrak immers.

Omur Markt heeft zich desondanks op uitputting beroepen, maar dat verweer slaagde zonder motivering begrijpelijkerwijs niet.

Merkinbreuk

Omdat geen sprake was van uitputting heeft Omur Markt de merkrechten van Marmarabirlik geschonden. Dit leidde onder andere tot een verbod en schadevergoeding.

Afwijzing volledige proceskosten

Opvallend in deze zaak is echter dat de proceskosten niet volledig zijn toegewezen. In IE-zaken kan dat vaak wel. De rechtbank oordeelde in dit verband:

Omur Markt zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de hoofdzaak. Marmarabirlik heeft aanspraak gemaakt op vergoeding van de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv, maar zij heeft nagelaten deze kosten conform de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017)4 tijdig te specificeren. Marmarabirlik heeft immers pas op 4 april 2022, één dag voor de mondelinge behandeling, een volledige kostenopgave in het geding gebracht, terwijl zij conform de Indicatietarieven in IE-zaken gehouden was deze kostenopgave al over te leggen binnen dezelfde termijn die geldt voor het indienen van de laatste producties (zie aantekening 6 bij de Indicatietarieven). [vetgedrukt advocaat]

Marmarabirlik heeft hier aldus kansen laten liggen door te laat zijn proceskosten inzichtelijk te maken. De rechtbank wees daarom slechts een zeer beperkt gedeelte van de advocaatkosten voor vergoeding toe.

Heeft u vragen naar aanleiding uitspraak, neemt u dan gerust contact op.