Namaakartikelen, online verkoopplatforms en merkinbreuk: een kwestie tussen Amazon en Coty

Bij de verspreiding van namaakartikelen zijn online platforms een belangrijke schakel. Het is een doorn in het oog voor alle merkhouders dat namaakartikelen zo eenvoudig via deze platforms kunnen worden verhandeld. Hoe ver reikt de aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid aansprakelijkheid voor merkinbreuk van online verkoopplatforms eigenlijk? De uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 2 april jl. in de kwestie tussen Amazon en Coty geeft richting. Advocaat Hidde Reitsma bespreekt de kwestie.

Partijen Coty en Amazon

Coty verkoopt cosmetica voor het hogere segment en is houdster van een exclusieve verkooplicentie voor het Uniemerk Davidoff. Amazon is een online verkoopplatform en biedt verkopers de mogelijkheid producten via het platform te verkopen. Optioneel is een deelname aan het programma “Amazon Logistics” – een dienst op basis waarvan producten van de verkopers in de distributiecentra van Amazon kunnen worden opgeslagen en aan de kopers worden verzonden.

De feiten

De zaak gaat terug naar 2014, het jaar waarin Coty een testaankoop van een flesje Davidoff parfum bij een verkoper op het Amazon verkoopplatform in Duitsland deed. Er was sprake van merkinbreuk nu er geen uitputting was van de Davidoff-merkrechten. Coty verzocht Amazon alle parfums te verstrekken die voor de verkoper waren opgeslagen in zijn distributiecentra. Amazon leverde dertig flesjes parfums aan Coty. Elf flesjes van die partij bleken afkomstig te zijn uit de voorraad van een andere verkoper. Coty sommeerde Amazon vervolgens de gegevens van deze tweede verkoper te verstrekken. Toen Amazon de identiteit van deze tweede verkoper niet kon vaststellen, startte Coty een inbreukprocedure tegen Amazon.

Procedures

Zowel in eerste aanleg als in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep hoger beroep, werden de vorderingen van Coty door de Duitse rechters afgewezen. In beide instanties was het oordeel dat Amazon het Davidoff merk niet rechtstreeks had gebruikt of de flesjes parfums in kwestie niet had opgeslagen om ze zelf te verkopen. Amazon sloeg de parfums voor derden op en was zich niet bewust van de merkinbreuk. Door het Bundesgerichtshof, vergelijkbaar met de Nederlandse Hoge Raad, werd vervolgens de volgende vraag aan het Europese Hof van Justitie voorgelegd: “Heeft een persoon die voor een derde waren opslaat die het merkenrecht De bescherming die een houder van een merk geniet tegen gebruik van zijn merk door derden.
» Meer over merkenrecht merkenrecht schenden, zonder van deze inbreuk op de hoogte te zijn, deze waren in voorraad met het oogmerk deze aan te bieden of in de handel te brengen, wanneer hij niet zelf maar alleen de derde voornemens is de waren aan te bieden of in de handel te brengen?”

Maatstaf volgens AG: betrokkenheid bij distributie

De advocaat-generaal in deze kwestie kwam tot de slotsom dat personen die niet op de hoogte zijn van merkinbreuken niet direct verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het opslaan van dergelijke producten voor andere verkopers. In het geval die persoon echter actief betrokken is bij de distributie van die producten, zoals door middel van een programma dat Amazon aanbiedt, dient echter wel te worden aangenomen dat hij die producten opslaat met het oogmerk deze aan te bieden of in de handel te brengen. Het maakt daarbij niet uit of die persoon kennis had van het inbreukmakende karakter van de producten, voor zover van hem redelijkerwijs kan worden verlangd dat hij de nodige maatregelen treft om die inbreuk te ontdekken. De advocaat-generaal adviseerde het Europese Hof van Justitie dan ook te beslissen dat Amazon direct inbreuk maakt op de merkrechten en aansprakelijk kan worden gehouden voor de inbreuk.

Europese Hof van Justitie beslist anders

In veel gevallen volgt het Europese Hof van Justitie de conclusie van de advocaat-generaal, maar in dit geval niet. Om te spreken van merkinbreuk, moet volgens het Hof de partij die de opslag van producten verzorgt ook zelf het doel nastreven de producten aan te bieden of op de markt de brengen (gelijk aan de verkopers). Dit is bij Amazon niet het geval.

Indirecte aansprakelijkheid staat wel open

Het Hof verwijst in zijn uitspraak nog wel naar andere bepalingen van EU-recht op basis waarvan een procedure voor indirecte inbreuk kan worden aangespannen tegen een online verkoopplatform. Daarbij kan worden gedacht aan artikel 14 van de e-Commerce Richtlijn, op basis waarvan een online platform indirect aansprakelijk kan worden gehouden voor merkinbreuk, tenzij het platform zich kan beroepen op de zogeheten ‘Safe Harbour’-uitzondering. De strijd tussen merkhouders en online verkoopplatforms lijkt daarmee nog niet gestreden.