Optreden tegen merkinbreuk? Schat je proceskansen goed in!

Voor een ondernemer is zijn eigen merk belangrijk en het handhaven daarvan belangrijk (zo niet het belangrijkst). Indien er inbreuk wordt gemaakt op het merk wordt door de rechtbank een proactieve houding verwacht. Wordt inbreuk door een ondernemer oogluikend toegestaan? Dan wordt de bescherming gereduceerd. Onlangs kwam een merkhouder op tegen (beweerdelijke) inbreuk. Advocaat Hidde Reitsma legt uit welke toets hiervoor door de rechtbank wordt gebruikt.

Merk eiser ingeschreven in Benelux

eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser Eiser in onderhavige kwestie drijft een handelsonderneming op het gebied van voedingsmiddelen, waaronder rijst, die hij betrekt uit landen als Afghanistan, Pakistan en Iran en verkoopt deze voedingsmiddelen aan (buurt)winkels en toko’s. Van belang is nog dat eiser houder is van het in de Benelux ingeschreven merk “SITA”.

Aanvraag Benelux woordmerkregistratie ingediend door gedaagde

gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde Gedaagde is in 2016 begonnen met het importeren van rijst die hij in Nederland verkocht onder de naam SINA. De rijst werd voornamelijk verkocht aan particulieren en restaurants die gespecialiseerd zijn in de Iraanse en Afghaanse keuken, en een enkele winkel. Voor wat betreft de naam SINA heeft gedaagde een aanvraag voor een Benelux woordmerkregistratie ingediend.

Eis: merkinbreukverbod en voorschot schadevergoeding

Alhoewel SINA na sommatie Een schriftelijke aanmaning om binnen een bepaalde termijn een contractuele of wettelijke verplichting na te komen.
» Meer over sommatie sommatie van eiser in kwestie zowel het gebruik van het merk SINA heeft gestaakt als haar merkaanvraag om het woordmerk Een merk dat bestaat uit één of meer woorden
» Meer over woordmerk woordmerk “SINA” als merk te deponeren introk werd alsnog een procedure tegen SINA begonnen. In deze procedure vorderde eiser (i) om een merkinbreukverbod en (ii) voorschot op schadevergoeding danwel winstafdracht te vorderen.

Toetsing op verwarringsgevaar door rechtbank

Indien een dergelijke zaak bij de rechtbank terechtkomt – in dergelijke zaken vaak rechtbank Den Haag – zal de rechtbank toetsen of er sprake is van verwarringsgevaar bij het gemiddelde en relevante publiek. Hierbij wordt gekeken naar (onder meer) de specifieke goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed goederen in kwestie en of het in aanmerking komende publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen. Hierbij wordt gekeken naar alle omstandigheden die mogelijk van belang zijn en worden aangedragen tijdens de procedure, de mate van overeenstemming en het onderscheidend vermogen van het merk.

Merk roept specifieke associaties op: begripsmatig verschil tussen woordmerken

Toen de rechtbank bovenstaande aspecten tegen elkaar afwoog, concludeerde de rechtbank dat er onvoldoende overeenstemming bestaat en er dus geen sprake is van verwarringsgevaar. De rechtbank kwam tot dit oordeel vanwege het verschil in de merken. Alhoewel er namelijk sprake was van een zelfde soort publiek, bleek SINA een in islamitische kringen welbekende geleerde/filosoof te zijn en SITA een meisjesnaam. Dit zorgt er dan ook voor dat de rechtbank oordeelt dat SINA specifieke associaties oproept en er dus een begripsmatig verschil is tussen de woordmerken SITA en SINA. Dit verschil weegt dan ook niet op tegen de (enigszins) overeenstemmende namen, waarbij slechts één letter verschillend is.

(Mogelijk) Merkinbreuk? IE-advocaat!

Zoals eerder aangegeven is het van belang om proactief tegen mogelijk merkinbreuk op te treden. Het nadeel echter om (te) proactief tegen mogelijke inbreuk op te komen, is dat in IE-zaken op grond van artikel 1019h Rv alle proceskosten van de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij wederpartij moeten worden vergoed. Op grond van artikel 1019h Rv kunnen de te vergoeden kosten aardig in de papieren lopen, waardoor het van belang is om vooraf de proceskansen zo goed als mogelijk in te schatten. Mocht u als ondernemer twijfelen of er mogelijk inbreuk op uw merk wordt gemaakt? Neem dan gerust contact met ons op.