Strijd tussen kledingmerken Scotch & Soda en My Brand over woordmerk op trui

Veel kledinglabels registreren woord- of beeldmerken voor hun label of bepaalde kledinglijnen. Op die manier kunnen concurrenten worden belet om een teken te gebruiken dat gelijk is of overeenstemt met het woord- of beeldmerk. Maar in hoeverre gaat dit ook op voor beschrijvende elementen in het merk? Advocaat Hidde Reitsma bespreekt dit aan de hand van een recente uitspraak.

Woordmerk ‘Shrunk’ van Scotch & Soda

Scotch & Soda is een kledinglabel en brengt sinds 2002 kinderkleding voor jongens op de markt onder de naam “Scotch Shrunk’. Zij is onder meer sinds 23 juli 2009 houdster van het Benelux woordmerk Een merk dat bestaat uit één of meer woorden
» Meer over woordmerk woordmerk “Scotch Shrunk” in de klasse 25 (kleding) en sinds 23 november 2015 van het woordmerk “Shrunk” in dezelfde klasse. My Brand produceert sinds 2007 kleding voor dames, heren en kinderen.

Sommatie en staking gebruik woordmerk

My Brand heeft begin 2015 een sweater verkocht met op de voorkant het teken “Shrunk”. Naar aanleiding hiervan heeft Scotch & Soda in maart 2015 een sommatie Een schriftelijke aanmaning om binnen een bepaalde termijn een contractuele of wettelijke verplichting na te komen.
» Meer over sommatie sommatiebrief verstuurd en heeft zij My Brand onder meer gesommeerd per direct de inbreuk op de merkrechten van Scotch & Soda te staken en gestaakt te houden. My Brand heeft vervolgens aangegeven de truien niet meer te zullen verkopen.

Hoger beroep kort geding

Toen in september en oktober 2016 door Scotch & Soda opnieuw truien zijn aangetroffen in de winkel van My Brand is het geschil opnieuw opgelaaid en is door Scotch & Soda een kort geding gestart. Lopende het hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep hoger beroep van dit kort geding is door Scotch & Soda op 1 december 2017 tijdens een sample-sale ook nog een exemplaar van de sweater aangetroffen.

Teken op trui My Brand inbreuk merk

De procedure zet nu alle inbreuken sinds begin 2015 centraal. Als grondslag van de vorderingen geldt met name artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub b BVIE. Op basis hiervan heeft de merkhouder het recht het gebruik van een teken te verbieden in het geval dat teken gelijk is aan of overstemt met zijn merk en het in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

Vaststelling van verwarringsgevaar

Bij de vaststelling van verwarringsgevaar moet globaal worden beoordeeld of het in aanmerking komende publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen. Of sprake is van overeenstemming tussen een merk en een teken dient beoordeeld te worden aan de hand van de totaalindruk die door merk en teken bij het in aanmerking komende publiek wordt achtergelaten gelet op de auditieve, begripsmatige en op visuele overeenstemming tussen het merk zoals dat is ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt.

Woordmerk als versiering

Het hof geeft aan dat het element “Shrunk” in de samenstelling “Scotch Shrunk” geen zelfstandige betekenis toekomt. Zowel visueel, auditief als begripsmatig is het element Scotch in dit woordmerk dominant dat verwijst naar de herkomst Scotch & Soda. De toevoeging van het element Shrunk zal voor de normaal oplettende volwassene die kinderkleding koopt als van ondergeschikt belang worden ervaren. Nu My Brand het teken Shrunk enkel als versiering op haar trui gebruikte is van merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 aanhef en onder b BVIE geen sprake.

Woordmerk ‘Shrunk’ onderscheidend genoeg?

Dan gaat het hof zich buigen over het woordmerk Shrunk uit november 2015. Gelet op de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie is de maatstaf voor een louter beschrijvend woordmerk dat het relevante publiek het betreffende woord zonder enig nadenken meteen zal begrijpen als een beschrijving van het betreffende product, te weten in dit geval kinderkleding. Dat is met het woord “shrunk” volgens het hof niet het geval.

Associatie ‘Shrunk’ met kinderkleding?

Weliswaar zal het publiek ‘shrunk’ associëren met iets kleins of kleiners, maar het verband met (kinder)kleding ligt niet zozeer voor de hand dat daarvoor geen enkele toelichting of inspanning meer vereist is. Ook andere objecten kunnen immers krimpen of kleiner worden. In zoverre is het dus een geldig woordmerk en kan Scotch & Soda opkomen tegen iedere (dreigende) inbreuk.

Wel inbreuk op woordmerk Shrunk

Vastgesteld is dat in 2016 en in december 2017 truien door My Brand zijn aangeboden met daarop het teken Shrunk. Het hof acht deze verkoop wel een inbreuk op het woordmerk Shrunk. Vaststaat dat het om exact hetzelfde woord gaat toegepast op de borst van een jongenssweater en ook Scotch & Soda gebruikt haar woordmerk zo. Dit betekent volgens het hof dat bij het relevante publiek verwarring te duchten is en dat My Brand in strijd heeft gehandeld met artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE. Dat het teken Shrunk door My Brand louter als versiering is gebruikt doet in deze context niet af. De vorderingen van Scotch & Soda worden om die reden toegewezen.

Onthoudingsverklaring geen invloed

My Brand geeft nog aan dat zij heeft aangeboden om voorafgaand aan de procedure een onthoudingsverklaring Een verklaring van een inbreukmaker dat hij inbreuk heeft gemaakt op IE-rechten en dat hij zich in de toekomst van inbreuk zal onthouden.
» Meer over onthoudingsverklaring onthoudingsverklaring af te willen geven en dat dit invloed zou moeten hebben op een eventuele kostenveroordeling De partij die bij vonnis geheel of grotendeels in het ongelijk wordt gesteld, wordt in beginsel in de kosten veroordeeld.
» Meer over kostenveroordeling proceskostenveroordeling. Het hof is daarover kort. Een dergelijke verklaring had ook eenzijdig kunnen worden afgegeven maar is door My Brand niet gedaan. Dit heeft dan ook geen invloed op de beoordeling inclusief de proceskostenveroordeling en zij wordt op de voet van artikel 1019h Rv veroordeeld in de daadwerkelijke kosten, berekend naar het tot 1 april 2017 geldende indicatietarief voor een eenvoudige zaak.