Gebruik merkrechten na einde licentiecontract onrechtmatig?

Het is een vast onderdeel van de franchiseovereenkomst: het recht van de franchisenemer om het merk en logo(’s) van de franchisegever te gebruiken. Als een franchiseovereenkomst eindigt, is het belangrijk dat de ex-franchisenemer dit gebruik niet voortzet. Het voeren van een merknaam van een ander zonder diens toestemming is namelijk in beginsel onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig onrechtmatig. In een recent kort geding trad een licentiegever op tegen dit onrechtmatige voortgezette gebruik van zijn merknaam. Advocaat Intellectueel Eigendomsrecht Hidde Reitsma bespreekt de uitspraak.

Licenties voor gebruik merkrechten

Aanleiding voor het kort geding was het volgende. Eiseres exploiteert een fitnessconcept onder de naam FunXtion. Dit concept wordt middels licenties door sportcentra in het hele land uitgevoerd, waaronder gedaagden. FunXtion biedt haar licentienemers promotiemateriaal en posters aan waarop het logo van FunXtion staat vermeld. Eiseres heeft FunXtion gedeponeerd als merk bij het Benelux Merkenbureau. Gedaagden waren gerechtigd tegen een gebruiksvergoeding Vergoeding voor gebruik van het eigendom van een ander.
» Meer over gebruiksvergoeding gebruiksvergoeding van het fitnessconcept, de merken en de marketingmaterialen van FunXtion te gebruiken.

Onrechtmatig gebruik merknaam en logo

Nadat de licentieovereenkomsten waren geëindigd, heeft eiseres geconstateerd dat gedaagden in diverse media en op reclameborden bij de fitnesscentra nog steeds de term “FunXtion” gebruiken. In een kort geding vordert eiseres gedaagden te gebieden met onmiddellijke ingang ieder gebruik van het Benelux-merk FunXtion of daarmee overeenstemmende tekens te staken.

Gebruik identiek teken aan merk voor dezelfde dienst

Volgens de voorzieningenrechter hebben de gedaagden inderdaad inbreuk op de merkrechten gemaakt van eiseres. Het teken ‘FunXtion’ dat de gedaagden hebben gebruikt, is identiek aan de merken van eiseres. Daarbij komt dat gedaagden dit teken in het economisch verkeer hebben gebruikt voor dezelfde (sport)dienst als waarvoor eiseres haar merk heeft ingeschreven.

Merkinbreuk: vordering tot staking gebruik

Dat de gedaagden het fitnessconcept feitelijk niet meer hebben gebruikt na het einde van de licentieovereenkomsten doet er niet toe. Zij hebben immers het merk gebruikt en hadden hiervoor geen toestemming. Op grond van de Gemeenschapsmerkenverordening heeft de merkhouder het recht om het gebruik van een teken te verbieden in het geval dat teken gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk, en het in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven.

Verwarringsgevaar bij gemiddelde consument

Wel moet er een potentieel verwarring bij het publiek kunnen ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. Bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van inbreuk, dient het verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld op basis van de indruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaat. Dat er sprake was van een inbreuk stond niet ter discussie in deze zaak.

AMS Advocaten bij optreden tegen merkinbreuk

Bij een franchiseovereenkomst mag een franchisenemer tegen een vergoeding de bedrijfsformule van de franchisegever exploiteren. De toestemming om in dit kader ook het merk, logo’s en concepten van de franchisegever te gebruiken is hiermee onlosmakelijk verbonden. Het tegen een vergoeding toestaan dat een merk of IE-recht wordt gebruikt, wordt ook wel licentie genoemd. Als er een einde komt aan de franchise De overeenkomst waarbij de franchisenemer tegen een vergoeding gebruik maakt van de handelsnaam, het merk, reclameslagzinnen, vertrouwelijke informatie en de formule van de franchisegever.
» Meer over franchise franchise- of licentieovereenkomst, vervalt ook de grond van de franchisenemer voor rechtmatig gebruik. Heeft u meer vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact op met ons kantoor.